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March 2, 2021by Mamoru Kakuda

相反するクレーム文言の定義を審査段階で主張したために、クレームがindefiniteであり、無効と判断した判決を2021年2月10日にCAFCが出しています (Infinity Computer Products v. Oki Data Americas, Inc. (Fed. Cir. Feb. 10, 2021) 。

Infinity社は、4件の特許を侵害するとしてOki社をデラウエア州区連邦地方裁判所に提訴しました。その代表的なクレームには、以下の文言が含まれていました。

A method of creating a scanning capability from a facsimile machine to a computer, with scanned image digital data signals transmitted through a bi-directional direct connection via a passive link between the facsimile machine and the computer, comprising the steps of:…

Infinity社は審査段階で引例であるPerkinsを克服するために、明細書には記載のない “passive link” という語をクレームに導入したうえで、Perkinsでは、モデムが一体化されたカードデバイスをコンピュータとファクシミリのインターフェース内に必要としているが、本発明では必要とされない、と主張しました。特にInfinity社は、Perkinsでは、ファクシミリの信号はカードデバイスで処理されてから、コンピュータのI/Oバスに到達するので、本発明とは異なる、と主張しました。

その後、Infinity社は再審査において、別の引例 (Kenmochi) を克服するためにクレームは親出願に基づく優先権を有効に引いていると主張しました(対象特許は、その親出願の一部継続出願でした)。Infinity社は親出願にある、コンピュータ内にモデムが含まれている図を基に、コンピュータのポートとファクシミリを結ぶRJ-11 電話線が “passive link”であり、クレームは親出願の開示にサポートされていると主張しました。最終的に、特許は維持されました。

地裁では、Oki社は、どこで “passive link”が終わるかという点について、Infinity社は相反する立場を審査中及び再審査中にとっているので、クレームはindefiniteであり、無効である、と主張しました。地裁はこの主張を認め、特許は無効であるとの判断を下しました。Infinity社はCAFCに控訴しました。

CAFCはOki社の主張を以下の理由で認め、地裁の判決を affirmしました。

    1. Indefinitenessは一貫性のない審査中でのstatementによって生じることがある。Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 789 F.3d 1335, 1341 (Fed. Cir. 2015) 。Infinity社は審査中に、どこで “passive link” が終わるかについて矛盾する立場をとっている。Pekinsに対するInfinity社のstatement によると、当業者は、 “passive link” はコンピュータのポートでは終わらず、コンピュータのI/Oバスにまで到達すると考えるだろうが、Kenmochiに対するInfinity社の statementによると、当業者は、 “passive link” は、コンピュータのポートで終わると考えるだろう。したがって、合理的な確実性をもって当業者はクレームの範囲を定めることができない。
    2. Infinity社は、Perkinsに対するInfinity社のstatement はデータがI/Oバスまでinterrupt されることなしに到達するといっているわけではなく、データがpassive link の中を流れるといっているだけであると主張しているが、実際にそのような主張をしたとは認められない。
    3. Infinity社は、多くの、審査中に行った明示的な “passive link”の定義を挙げているが、それは、一つの立場を表しているだけであり、矛盾の解消には役立たない。
    4. Infinity社はまた、専門家証言がdefiniteness の根拠であると主張しているが、その専門家証言は単に、再審査での立場を繰り返しているだけである。また、この矛盾は記録によって明らかであり、外部証拠を採用する必要もない。
    5. Infinity社はまた、たった一つの矛盾するstatementだけで、indefinitenessと認定することは不当であると主張しているが、一つのstatement で十分なことはTeva事件で示されている。
    6. また、 “passive link”とは別の理由で本発明とPekinsとは区別されているとInfinity社は主張しているが、Infinity 社は実際に “passive link”という語でも発明をPerkinsと区別しているのであるから、そのことは indefiniteness の議論とは関係がない。
    7. さらに、クレーム内の “computer interface”という語の存在が一貫性のないstatement とある程度調和しているというInfinity社の主張も採用できない。
    8. 最後に、Infinity社は “computer”という語は、非常によく知られ、定義の明確な語であると主張しているが、このでのindefinitenessは、 “passive link”と “computer”との関係にあるのであるから、この主張も採用できない。

以上のように、審査中で一貫性のないクレーム解釈を行うと、 indefinitenessに基づく無効になる場合がある点に注意をする必要があります。

Mamoru Kakuda

by Mamoru Kakuda

Mamo’s extensive background includes a tenure of over 20 years as an IP professional in a renowned Japanese chemical company. During this time, he developed an elite insight into Japanese companies’ operations and IP practices. Consequently, Mamo is esteemed for his astute counsel which guides his diverse clientele on their best course of action, obtaining patents effectively and efficiently.